Охрана товарному знаку предоставляется на территории той страны, в которой он зарегистрирован.
Если возникла необходимость использования своей торговой марки, логотипа, бренда за пределами Казахстана, необходима регистрация в этих странах. Можно ли использовать товарный знак на территории другой страны и не регистрировать его?
Безусловно, можно, но в такой ситуации велик риск, что кто-то раньше подаст заявку и сможет зарегистрировать Ваше обозначение (или сходное до степени смешения), а также сможет предъявить претензии. Нельзя исключать и того, что подобный знак уже охраняется в данной стране, и Ваше обозначение будет нарушать исключительные права других лиц.
В этом случае, подача заявки осуществляется через национальное патентное ведомство конкретной страны строго в соответствии с правилами оформления и подачи, установленными законодательством этой страны. При этом, чтобы зарегистрировать ТЗ, в каждой стране отдельно оплачивается национальная пошлина. Кроме того, в большинстве стран предусматривается, что иностранные заявители должны действовать через национальных патентных поверенных, а это, как правило, влечет за собой дополнительную выплату гонорара аттестованным патентным поверенным и, как следствие, цена услуги повышается.
Согласно этому варианту заявители из стран, являющихся членами Мадридской системы (Мадридского союза), могут подать одну международную заявку, включающую сразу несколько стран Мадридского союза. Международная заявка на товарный знак подается в Международное бюро ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) через национальное патентное ведомство. На текущий момент членами Мадридского союза являются более 100 стран (список приведен ниже).
Срок действия международной регистрации по Мадридской системе составляет 10 лет (с возможностью продления). Это время, в течение которого, международный товарный знак можно использовать на законных основаниях.
В настоящее время в Мадридском союзе насчитывается 106 членов, которые представляют 122 страны.
Смотрите раздел Полезные ссылки список членов Мадридской системы
Международная заявка направляется экспертной организацией в Международное бюро ВОИС.
В случае если заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым к международной заявке (в том числе в отношении уплаты установленной международной пошлины), Международное бюро осуществляет внесение знака в Международный реестр, т.е. осуществляет международную регистрацию знака, публикует информацию о международной регистрации в официальном бюллетене и направляет владельцу сертификат о международной регистрации.
Международное бюро уведомляет каждую указанную в международной заявке страну путем направления соответствующего уведомления о международной регистрации в ведомства этих стран.
Каждое указанное ведомство может вынести решение об отказе в предоставлении охраны в предусмотренные сроки. Отказ может быть как полным (в отношении всех заявленных товаров и услуг), так и частичным (в отношении части заявленных товаров и услуг). О таком отказе Ведомство информирует Международное бюро, которое, в свою очередь, уведомляет об этом Ведомство страны происхождения, а также владельца международной регистрации.
Процедура, действующая после уведомления о предварительном отказе в охране, определяется ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны и касается непосредственно владельца и ведомства. Она не затрагивает ни ВОИС, ни экспертную организацию.
Вся информация, требующаяся для дальнейших обсуждений с ведомством, содержится в направленном ведомством уведомлении о предварительном отказе. Это включает основания для отказа, сроки, установленные для подачи ходатайства о пересмотре или апелляции, орган, в который такое ходатайство о пересмотре или апелляции должно быть подано, и является ли обязательной или нет помощь местного представителя.
Срок действия международной регистрации по Мадридской системе составляет 10 лет (с возможностью продления). Это время, в течение которого, международный товарный знак можно использовать на законных основаниях.
Регистрация товарного знака в России по Мадридской системе на базе поданной национальной заявки или свидетельства о регистрации.
Данная процедура снижает финансовые затраты (исключает оплату услуг поверенного в России) и в дальнейшем позволяет произвести расширение действия международной регистрации в любые страны Мадридской системы.
Выбор стран для регистрации, выбор классов МКТУ на базе национальной регистрации/заявки, оформление международной заявки , оплата пошлин в Международное бюро ВОИС, отправка документов в экспертную организацию..
Проведение формальной экспертизы в Международном бюро ВОИС
В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N456 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) товарный знак, знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.
Регистрация товарного знака является первым шагом к защите своих товаров/услуг от недобросовестной конкуренции. Как правило, владелец товарного знака вкладывает деньги в создание знака, несёт затраты на проведение мероприятий по его продвижению на рынке и превращению своего продукта в узнаваемый, успешный бренд.
До тех пор пока товарный знак должным образом не зарегистрирован, он не защищён. Только владелец зарегистрированного товарного знака обладает исключительным правом его использования и без его разрешения пользование этим товарным знаком запрещено.
Осуществив регистрацию товарного знака, владелец товарного знака приобретает следующие исключительные права:
- право запрещать третьим лицам использование своего товарного знака;
- давать право на использование своего товарного знака третьим лицам на договорной основе (лицензии);
- продавать права на товарный знак третьим лицам (уступка прав) или предоставлять в залог и т.п.
По сути, товарный знак – это обозначение, с помощью которого потребитель может отличить товары и услуги одного производителя от товаров и услуг другого. В повседневной жизни довольно часто мы используем такие понятия как – «торговая марка», «логотип», «товарный знак», «бренд», «фирменный знак».
При регистрации нужно учесть, что бренд, логотип и торговая марка становятся товарными знаками только после их государственной регистрации. Процедура регистрации дает право запрещать другим компаниям использовать товарный знак или сходный с ним до степени смешения любой иной знак. Однако, это касается только тех товаров и услуг (а в ряде случаев и в отношении так называемых «корреспондирующих» товаров и услуг), которые указаны в свидетельстве о регистрации.
Регистрация товарного знака осуществляется Республиканским государственным предприятием «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан (НИИС). Местонахождение Института:010000, город Нұр-Сұлтан, проспект Мәңгілік Ел, 57А.
В соответствии со статьей 11 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», экспертиза заявки проводится поэтапно:
1) предварительная экспертиза – в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявки;
2) полная экспертиза – в течение семи месяцев с даты подачи заявки.
На любом этапе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные или уточняющие сведения, без которых проведение экспертизы невозможно.
Бюджет регистрации товарного знака складывается из двух составляющих: услуг патентного бюро, а также государственных пошлин, на которые влияет количество классов МКТУ.
Точную стоимость регистрации товарного знака Вы можете увидеть в описании услуги, либо позвонив нам по телефону или направить запрос по электронной почте.
Одним из преимуществ нашей компании является возможность обсуждения и определения точного бюджета регистрации до подачи заявки. В том случае, если, по мнению наших патентных поверенных, процедура регистрации будет нестандартной (т.е. сопряженной с различными сложностями и препятствиями), Вы обязательно будете проинформированы о возможных дополнительных расходах.
Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты подачи заявки. Срок действия регистрации товарного знака продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года ее действия.
Наша компания имеет успешный опыт дистанционной работы со всеми регионами Казахстана и СНГ. Мы придерживаемся одинаковых стандартов в работе (в том числе и в части ценовой политики) независимо от того, где находится наш клиент. Все возникающие вопросы мы готовы оперативно обсудить по телефону, электронной почте или по скайпу.
Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица или физического лица.
В том случае, если Вы пришли к идее зарегистрировать свой товарный знак, Вам, прежде всего, необходимо выбрать обозначение, права на которое Вы хотите закрепить за собой. Кроме того, важно правильно подобрать классы МКТУ (Международной классификации товаров и услуг), поскольку именно они будут определять объем правовой охраны Вашего товарного знака. Следующим шагом может стать проведение предварительного патентного поиска и обсуждение его результатов с патентным поверенным.
Регистрация товарного знака осуществляется для определенных товаров и услуг. Все товары и услуги разделены на 45 классов МКТУ, из которых 34 класса – это товары, а 11 классов (с 35 по 45) – услуги. Разделение товаров на классы осуществляется в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ).
МКТУ регулярно пересматривается, в классификатор постоянно включаются новые товары и услуги.
Ознакомиться с полным содержанием всех классов МКТУ, а также подобрать наиболее подходящие именно для Вашей деятельности, Вы можете, пройдя по ссылке http://www.mktu.info/
Владелец свидетельства на товарный знак может разместить рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы R, либо словесных обозначений "тауар белгісі", "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак", указывающую на то, что используемое обозначение является зарегистрированным в Республике Казахстан товарным знаком.
Использование такой предупредительной маркировки - право, а не обязанность правообладателя.
Законодательство Республики Казахстан предусматривает следующие виды распоряжения исключительным правом на зарегистрированный объект промышленной собственности по договору:
1) заключение договора о передаче (уступке) исключительного права на объект;
2) заключение лицензионного (сублицензионного) договора о предоставлении права на использование объекта промышленной собственности;
3) заключение договора комплексной предпринимательской лицензии (сублицензии), включающего в себя условие о предоставлении права на использование объекта промышленной собственности;
4) заключение договора залога.
Подать заявку можно самостоятельно в РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК или через патентного поверенного. Заявку и прилагаемые к ней документы можно предоставить как на казахском, так и на русском языках. Затем следует три этапа: предварительная экспертиза, полная экспертиза и, непосредственно, регистрация товарного знака.
Безусловно, заявителям совсем необязательно обращаться в патентные бюро для оформления и подачи заявки на товарный знак. Достаточно ознакомиться с нормативными документами, опубликованными на сайте Казпатента, подобрать нужные классы МКТУ, корректно оплатить пошлины и правильно оформить заявку на товарный знак. Однако на практике все оказывается не так просто. Очень часто некорректное оформление заявочных материалов становится причиной запросов формальной экспертизы, а ответы на эти запросы с внесением уточнений и изменений в заявку должны сопровождаться уплатой дополнительной государственной пошлины. И, если первый барьер удачно преодолен, то велика вероятность того, что второй этап регистрации – экспертизу заявленного обозначения (или экспертизу по существу) преодолеть будет значительно труднее, а скорее всего и невозможно без помощи квалифицированных специалистов.
Спектр услуг нашей компании также включает услуги по международной регистрации товарных знаков. Учитывая, что регистрация товарного знака носит территориальный характер (т.е. знак охраняется только там, где зарегистрирован), при выходе компании на рынок других стран, международная регистрация становится особенно актуальной. Зарегистрировать товарный знак в других странах можно двумя способами:
1) подать заявку на регистрацию товарного знака непосредственно в патентное ведомство отдельно взятой страны. Необходимо будет оплатить услуги местных патентных поверенных, а также национальные пошлины за регистрацию.
2) подать заявку в соответствии с Мадридской системой международной регистрации товарных знаков. На сегодняшний день участницами данной системы являются более 80 стран.
Первый вариант выгоден в том случае, если владельца товарного знака интересует одна или максимум две страны.
Что касается второго варианта, то в данном случае в одной заявке, подаваемой через Казпатент, можно указать все интересующие страны сразу.
Патентные поверенные нашей компании имеют огромный опыт международной регистрации товарных знаков по Мадридской системе и знакомы со всеми тонкостями данной процедуры.
В соответствии с Мадридским соглашением заявитель должен обладать регистрацией своего товарного знака в стране происхождения, перед подачей на международную регистрацию.