Стартап может обладать правами на интеллектуальную собственность (ИС), которые охватывают его нишу инновационной деятельности, однако только этих прав может оказаться недостаточно для коммерциализации его продукта на рынке. Дело в том, что права на ИС в большинстве своем, и в особенности патентные права, представляют собой так называемые «негативные права». Что это значит: в рамках экспертизы на патентную чистоту формула изобретения (часть патентного документа) определяет объем правовой охраны патента. Патентообладатель не получает автоматического права на использование и эксплуатацию изобретения, заявленного в выданном ему/ей патентном документе. Патент лишь предоставляет патентообладателю право воспрепятствовать использованию запатентованного изобретения другими лицами. Из этого следует, что стартапу для коммерциализации своего продукта может понадобиться доступ к правам на ИС, принадлежащим другим лицам.
Представим себе, например, что стартап намерен вывести на рынок новую и инновационную установку для подзарядки электрических самокатов. В конструкцию этой установки входит вытяжной зарядный кабель. На рынке, где стартап будет производить или продавать свой продукт, существует патент на систему вытяжки, принадлежащий другой компании. Следовательно, для продажи своей инновационной зарядной установки с вытяжным зарядным кабелем стартапу может потребоваться разрешение от этой компании. Если же стартап начнет продажу своего продукта, не получив такого разрешения, эта компания, имеющая патент на систему вытяжки, вероятнее всего, предпримет определенные действия. Она может потребовать, чтобы стартап прекратил использовать кабель или заплатил за ущерб, причиненный несанкционированным использованием ее ИС. Для недопущения возникновения таких ситуаций компании должны провести поиск в отношении тех объектов ИС третьей стороны, которые могут помешать им продавать свои продукты на интересующих их рынках. Такой поиск известен как экспертиза на патентную чистоту. Чтобы понять, как принцип определения свободы действий работает на практике, рассмотрим нижеследующий вымышленный пример с проведением экспертизы на патентную чистоту в одной отдельно взятой стране.
Пример проведения экспертизы на патентную чистоту:
Продукт А, его составные элементы и патенты, охватывающие каждый элемент
− Стартап желает производить и продавать продукт A. Он намерен вывести свой продукт на рынок под названием “Jambu”.
− Продукт состоит из семи отдельных элементов.
− У стартапа находятся на рассмотрении две патентные заявки, охватывающие пять из семи элементов (выделены на рисунке серым и розовым цветом).
− Соединительный элемент (выделен оранжевым цветом) имеет жизненно важное значение и относится к категории общего достояния.
− На вентиль (выделен зеленым цветом) существует патент, принадлежащий третьей стороне.
− На предлагаемое фирменное название “Jambu” (относящееся к продукту иной категории) уже получила защиту другая компания.
Если взять этот пример, то стартап столкнулся с проблемой, поскольку вентиль (выделен зеленым цветом) был запатентован третьей стороной. Стартап может использовать следующие варианты:
− Изъять защищенный патентом вентиль из конечного продукта.
− Изменить конструкцию, чтобы избежать использования запатентованного вентиля.
− Выкупить патент у патентообладателя или приобрести у него лицензию на использование вентиля.
− Оспорить действительность патента.
Продукт, вероятно, не будет работать без вентиля, так что первый вариант невозможен. Если стартап не способен сконструировать альтернативный вентиль, он может обратиться к третьей стороне, владеющей патентом, с просьбой продать патент или предоставить лицензию на использование вентиля. Но если патентообладатель не захочет продать патент или предоставить лицензию на запатентованный вентиль либо запросит за это цену, которая слишком высока в контексте бизнес-модели стартапа, стартап может быть вынужден отказаться от проекта, может столкнуться с риском возбуждения против него судебного иска по обвинению в нарушении патента или может предпринять сопряженную с большими расходами и непредсказуемую попытку оспорить действительность патента. Такое развитие событий крайне неблагоприятно для стартапа, который и так уже потратил много времени и средств на разработку и коммерциализацию своего продукта.
Хотя вопросы, касающиеся свободы действий, чаще всего рассматриваются в связи с патентами, эта проблема может возникнуть и в связи с другими объектами ИС. Так, в нашем примере стартап рассчитывал дать своему продукту название “Jambu.” Он обнаружил, что это название уже находится под защитой и используется в отношении другого продукта. В данном случае это название можно было бы использовать, поскольку два товарных знака могут применяться на одной и той же территории к продуктам разных типов, если только дело не касается «общеизвестного» товарного знака (в этом случае могут существовать ограничения).
Представим себе другие примеры. Стартап желает производить аппаратные средства, но нуждается в программном обеспечении, необходимом для их работы или для обеспечения совместимости с другими системами, а это программное обеспечение защищено авторскими правами. Или же стартап разработал мобильное приложение, но нуждается в доступе к интерфейсу прикладных программ или к комплекту разработчика ПО, а они принадлежат третьим сторонам. В рамках авторского права лицензии на открытое ПО могут быть увязаны с договорными обязательствами, которые помешают стартапу использовать в коммерческих целях оригинальный исходный код или сделать общедоступным разработанный им самим код. Стартапу необходимо провести экспертизу на патентную чистоту в каждой географической зоне, в которой он планирует коммерциализировать свой продукт. Поскольку права на ИС действуют лишь в тех странах или регионах, в которых они были предоставлены, экспертиза на патентную чистоту может дать в разных странах разные результаты.
По всем этим причинам стартапам настоятельно рекомендуется провести экспертизу на патентную чистоту как можно раньше и в отношении всех интересующих его рынков, причем сделать это необходимо до того, как на разработку продукта будут потрачены значительные средства. Стартапы, которые не примут таких мер предосторожности, весьма вероятно, дороже заплатят за доступ к технологии и могут столкнуться с угрозой возбуждения судебной тяжбы и нанесения им репутационного ущерба. Стартапам, у которых нет средств для проведения полномасштабной экспертизы на патентную чистоту на всех рынках, придется, возможно, определиться с приоритетами (рынки, характеристики, патентообладатели, создающие наибольший риск, и т.д.).
В публикации использованы адаптированные материалы с сайта ВОИС.