По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности определенным способом.

1) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром возможности его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

2) права использования объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром возможности его использования, и без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

3) других не противоречащих законодательным актам условий использования объекта интеллектуальной собственности.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

1) Договор о передаче исключительного права (уступка)

По договору уступки исключительного права одна сторона передает принадлежащее ей исключительное право на объект промышленной собственности в полном объеме или частично другой стороне

2) Лицензионный договор

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности определенным способом

3) Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг)

По договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности лицензиата

4) Договор залога

Договор залога исключительных прав на объект промышленной собственности – это договор, по которому одна сторона, владеющая правом на объект промышленной собственности, обеспечивает исполнение обязательства перед другой стороной таким образом, что в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства залогодержатель вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.

• Условия договора франчайзинга должны соответствовать всем применимым нормам действующего гражданского (а иногда и административного, в частности антимонопольного) законодательства. Данное правило имеет существенное значение в части определения тех прав и благ, которые передаются по договору (товарный знак, коммерческое обозначение, логотип, ноу-хау и т.д. и т.п.), услуг, которые оказываются по договору.

• Условия договора должны соответствовать сложившейся в сфере франчайзинга судебной практике (причем как арбитражной системы, так и системы судов общей юрисдикции).

• Договор франчайзинга должен подробно описывать все аспекты взаимодействия сторон. Вас не должно пугать, что договор может занимать от 20 до 35 страниц шрифтом Times New Roman 10 кеглем. Чем в большей степени регламентирован порядок взаимодействия сторон договора франчайзинга, чем более однозначны его условия, тем больше защищен продавец франшизы и владелец бизнес-модели.

• Договор должен быть понятным как Вам, так и покупателю франшизы и любому другому лицу, которое будет его читать. Данное правило носит огромное значение в случае возникновения спора, поскольку судья, который будет, в конечном счете, знакомиться с договором при разрешении спора будет толковать все вызывающие сомнение условия в пользу покупателя франшизы, а не в пользу продавца (увы, такова судебная практика).

• Договор должен предусматривать конкретные случаи, при которых возможно расторгнуть договор, а также четкий порядок его расторжения. Например, при отсутствии в договоре ссылки на возможность одностороннего внесудебного порядка расторжения договора, договор, в соответствии с действующим законодательством, может быть расторгнут только по судебному решению.

• В договоре франчайзинга в обязательном порядке предусматривается порядок привлечения покупателя франшизы к ответственности за нарушение его условий. Как правило, большинство тех договоров, которые попадаются нам на глаза, либо содержат множество в принципе неисполнимых условий, либо не дают четкого понимания каким образом привлечь покупателя франшизы к ответственности.

Данный перечень не является исчерпывающим, на самом деле характерных качеств, которым должен соответствовать договор франчайзинга гораздо больше.

По законодательству о комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге) обязательными объектами интеллектуальной собственности («ИС»), передаваемыми по договору являются фирменное наименование и ноу-хау. Эти объекты ИС не регистрируются. Договор франчайзинга также не подлежит государственной регистрации (мы говорим только о регистрации с точки зрения объектов ИС). Если же по договору передается право пользования товарным знаком или патентом, зарегистрированным в Казахстане, то регистрация такого договора обязательна.

От условий договора франчайзинга будет зависеть успех бизнес-проекта для пользователя, а также объем гарантий от возможных нарушений для правообладателя. Процедура оформления договора должна начинаться с проверки полномочий владельца интеллектуальной собственности:

• на такие объекты, как изобретение, промышленный образец или полезная модель должен иметься действующий патент (срок действия, а также сведения о правообладателе, можно проверить через реестры интеллектуальной собственности);

• в отношении товарного знака или знака обслуживания у правообладателя должно иметься свидетельство;

• если права передаются по субконцессионному договору, нужно проверить наличие полномочий на такой способ распоряжения.

Так как основным объектом франшизы является товарный знак, нужно проверить срок его действия. Правовая охрана таких коммерческих обозначений действует 10 лет, а если владелец знака своевременно не продлил указанный срок, он не сможет распоряжаться правом по договору франчайзинга.

При оформлении договора нужно согласовать все существенные условия сделки. В тексте документа указываются следующие пункты:

• сведения о наличии у франчайзера исключительных прав на передаваемые объекты, со ссылкой на реквизиты патентов или свидетельств;

• объем и пределы передаваемых прав – например, для использования товарного знака нужно определить перечень товарных групп и видов продукции;

• срок действия франшизы – он не должен превышать период действия правовой охраны по каждому отдельному объекту (как правило, договоры заключаются на существенно меньший срок, чтобы оперативно реагировать на изменение экономических показателей бизнеса);

• территория использования прав – как правило, правообладатель заинтересован в расширении бизнеса и передает франшизы компаниям, осуществляющим деятельность в строго определенном регионе (городе, области и т.д.);

• размер и порядок выплаты вознаграждения – допускаются любые варианты платежей, в том числе разовая или фиксированная выплата, ежемесячные отчисления, процент от прибыли и т.д.;

• условия ответственности за нарушение договора, а также его расторжение в одностороннем порядке.

Нередко правообладатель передает франшизу для создания комфортных бизнес-условий при собственном выходе на новые рынки. В этом случае франчайзи может оказаться в невыгодном положении – после привлечения внимания к бренду и создания определенной группы потребителей, договор досрочно расторгается, а правообладатель сразу получает готовый рынок сбыта. Чтобы избежать такого развития событий, нужно досконально проверять все условия договора и основания его расторжения.

Территориальные признаки франчайзинга определяются сторонами с учетом конкуренции на данном рынке, в том числе между пользователями тождественных прав. Владелец товарного знака и иных объектов интеллектуальной собственности может заключать договоры с неограниченным кругом лиц, в том числе в пределах одного региона. Такая ситуация может привести к повышенной конкуренции, а пользователь, перечисливший фиксированное вознаграждение, окажется в убытке.

Помимо территории действия франшизы, стороны могут определить иные условия использования исключительных прав:

• перечень товаров и видов услуг – франчайзер может оставить за собой право распространять определенные виды продукции на территории действия франшизы;

• перечень услуг, которые правообладатель обязуется оказать для эффективного использования прав (например, поставка специального оборудования, передача ноу-хау и т.д.).

Именно комплексный характер франчайзинга выгодно отличает данный вид сделок от лицензионных соглашений по отдельным объектам. При оформлении лицензионных соглашений передается только исключительное право, тогда как коммерческая концессия может предусматривать множество дополнительных условий по сопровождению и развитию бизнеса франчайзи.