Первый шаг, который необходимо сделать при осуществлении экспортных операций — это
убедиться в том, что ваша продукция не будет нарушать права интеллектуальной
собственности иных лиц на экспортном рынке. Этот вид анализа называется анализ «свободы
действия», и, в зависимости от конкретного продукта, он может заключаться либо в базовом
поиске в отношении товарных знаков, либо в более полном исследовании, охватывающем
различные права интеллектуальной собственности. К общим аспектам анализа свободы
действий относятся:
1. Проведение поиска в отношении товарного знака
Проверьте, не используется ли и не зарегистрировано ли в соответствующем национальном
ведомстве данной страны обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с
тем, которое вы собираетесь использовать. Проведение поиска в отношении товарного знака
на соответствующем экспортном рынке критически важно перед началом экспортных
операций. Оптимально осуществить такой поиск еще до того, как определенный товарный
знак будет выбран. Целесообразно также проверить, не имеет ли какая-либо компания
сходное фирменное наименование или доменное имя, что может привести к спорам в
будущем. Вы также можете проверить, какие товарные знаки, независимо от наличия
регистрации на них, используют ваши основные конкуренты на экспортном рынке, чтобы
убедиться в том, что ими не используются обозначения, тождественные или сходные до
степени смешения с вашими товарными знаками.
Если ваш продукт содержит какую-либо технологию, оригинальный контент или торговые
знаки, которые были получены по лицензии от третьей стороны, убедитесь в том, что у вас
есть право на коммерциализацию на экспортных рынках продукции, имеющей такие особые
характеристики. Лицензионный договор должен содержать информацию о географической
территории, на которую распространяется действие вашей лицензии. Если в текущей
ситуации такое право вам не предоставлено, вы можете связаться с лицензиаром и
договориться о расширении географической территории действия вашей лицензии.
2. Патентные исследования
Основные вопросы патентных исследований
Обращение к патентным базам данных осуществляется для того, чтобы убедиться в том, что
ваша продукция не нарушает патентные права иных лиц. Для этого вы можете обратиться к
национальным или региональным патентным базам данных, которые могут быть доступны
он-лайн, или подать поисковый запрос в национальное или региональное патентное
ведомство. База данных патентной информации, находящаяся в свободном доступе,
размещена на сайте ВОИС (Patent scope
Database):http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf. Стоит учитывать, что проведение
тщательного патентного исследования требует значительных технических навыков и опыта,
поэтому целесообразным может быть привлечение профессионала.
Стратегическое использование результатов патентного исследования
Если в результате проведенного исследования обнаружены патенты, охраняющие
технологию, реализованную в вашей продукции, у вас есть следующие варианты действий:
• Приобретение или лицензирование патента
Лицензирование предусматривает получение от патентообладателя письменного
разрешения использовать запатентованную технологию для определенных действий, на
определенных рынках и в течение определенного периода времени. Удобство такого
договора будет в значительной степени зависеть от условий предлагаемой лицензии.
Несмотря на возможную потерю автономии то, что патентообладатель потребует оплаты (то
есть единовременной выплаты – паушальный платеж – или регулярных платежей- роялти), это
может быть самым простым способом подготовить почву для коммерциализации новой
технологии или продукта.
— «Изобретение в обход»
Вторым вариантом является «изобретение в обход» изобретения. Это предполагает
проведение исследований или внесение изменений в продукт или процесс для того, чтобы
избежать нарушения патентных прав иных лиц. Например, если свобода действий
ограничена патентом на процесс, компания может разработать альтернативный процесс,
приводящий к такому же конечному результату. Таким образом, она может получить
возможность начать коммерциализацию изобретения без необходимости выплачивать кому-
либо лицензионное вознаграждение.
— Перекрестное лицензирование
Перекрестное лицензирование предполагает, что две или более компаний обмениваются
лицензиями для получения возможности использовать определенные патенты,
принадлежащие другой стороне. Для того чтобы иметь возможность принимать участие в
перекрестном лицензировании, компании необходим хорошо защищенный портфель
патентов, представляющий ценность для потенциальных партнеров по лицензированию.
— Патентные пулы
Это механизм, с помощью которого две или более компании, внедряющие взаимосвязанные
технологии, объединяют свои патенты в общий фонд, создавая при этом расчетные центры
для использования патентных прав. Широко известным примером является стандарт
визуальной и звуковой компрессии MPEG-2, который объединяет в патентном пуле
технологии, охраняемые более чем 100 патентами, принадлежащими нескольким компаниям.
Несмотря на отсутствие полных гарантий того, что кто-либо из ваших конкурентов не
посчитает, что вы нарушаете его права интеллектуальной собственности, рассмотрение
указанных выше вопросов перед выходом на экспортный рынок, как правило, помогает
избежать многих проблем на более поздних стадиях
На основе материалов IP Panorama by WIPO (Панорама интеллектуальной собственности)